TOP知的財産法実務解説その他知財ビジネス書面の注意点ライセンス契約（特許およびノウハウ）について －その（1）

ライセンス契約（特許およびノウハウ）について －その（1）

  • クライアントの皆様に一番馴染み深い契約がこのライセンス契約ではないでしょうか？
    知的財産の取り扱いについて、契約上一番多いのが、このライセンス契約と共同出願（または出願取扱）並びに秘密保持契約だといえます。
    また、トラブルが一番多いのは、やはりライセンス契約です。

  • 契約の詳細についてご説明する前に、クライアントからご相談を受けたトラブル内容について事例を挙げてご説明したいと存じます。通常なら、特許権者が特定の目的物に対する特許を有しており、対象が特定でき、ライセンシーが当該対象物を製造し、販売する場合には、余り問題が生じないと思われます。最近ご相談で一番多いのは、方法の特許を最終ユーザーが実施する場合のケースです。

    事例（1）特許権者自らが製造に関する特許を有し、更に当該特許を実施して得られる製品を最終ユーザーが利用する方法特許を有しているケースです。具体的には、特許権者自らが当該特許を実施して得られた製品を仲介する企業に販売し、当該企業を通じて入手した製品をユーザーが利用する場合の権利の流れをどのように整理するかです。
    事例（2）特許権者が方法特許を有し、装置メーカーから当該装置を購入したユーザーが当該装置を用いて布に捺染する場合に特許権者が所有している方法（対象特許）を用いる場合です。ただし、当該装置は対象特許だけでなく広く布に捺染することができる（所謂汎用性をもっている）ため、ユーザーは必ずしも対象特許を実施するとは限らないという状況にある場合です。
    事例（3）あるプリンターのメーカーが海外企業と連携し、自らが製造するプリンタ ーを日本では自らの販売ルートで自らの商標で販売し、米国や欧州では、OEM製造した同じプリンターを別の商標で当該連携会社の販売ルートで販売する中で、当事者でない第三者が、当該プリンターを使用した目的物を利用する方法の特許を所有しているケースです。


  • 上記事例（1）のケースでは、何が問題となっているか。製品の流れを図示しますと
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    製品Xは特許権者が自らの製法特許を実施した得られた製品であり、当該特許権者は まず、それを仲介者Aに販売し、仲介者Aは最終ユーザー甲に販売し、最終ユーザー甲が当該製品を加工し、最終製品に仕上げて販売する（この加工方法が特許の対象にもなっている）、また、仲介者Aは製品Xを更に仲介者Bにも再販し、仲介者Bは別の最終ユーザー乙に製品Xを販売し、当該最終ユーザー乙はこれを加工して最終製品に仕上げて販売する（この加工方法が特許の対象にもなっている）。
    という状況で、特許権者が所有している製品Xに関する特許および最終ユーザーが当該製品Xを加工して最終製品に仕上げる際に利用する方法特許それぞれに関してどのようなライセンスを結べばよいか。契約は、まず、特許権者と仲介者A間、仲介者Aと仲介者Bとの間、更に、仲介者Aと最終ユーザー甲間、仲介者Bと最終ユーザー乙間の４契約が必要になっています。本来なら、もっと単純かつ明確な契約関係を結ぶことが可能ですが、事実関係は、上記のようになっておりました（これは、特許権者の意向が強く反映されているとのことでした）。

    この場合、仮に特許権者が製品Xを仲介者Aに販売して仲介者Aがこれを使用するのなら、まず特許権実施品Xは仲介者Aに販売したところで権利消尽という概念が成立しますが、残念ながら、本ケースでは、仲介者Aは、更に、仲介者Bにも当該製品Xを再販し、かつ、仲介者AおよびBとも当該製品を自ら使用するのではなく、最終メーカーである甲または乙に販売するという複雑なルートを経由することになります。更に、最終メーカー甲または乙は、当該製品Xを加工して最終製品に仕上げる際に、特許権者が所有している方法特許を使用することになるため、特許権者が所有している特許と製品Xの流れを勘案しながら、権利許諾の体系を構築する必要が生じました。

    1）まず、特許権者と仲介者Aとの間では、(1)製品Xに関する販売権（仲介者Aが製品Xを最終ユーザー甲に販売する権利）を許諾する。更に、特許権者は、仲介者Aが製品Xの販売権の再実施権を仲介者Bに許諾することを認める、(2)製品Xが最終ユーザー甲に販売され最終製品に加工される際に特許権者は、当該最終ユーザー甲に対して、方法特許に関する権利主張をしないことを約する。という権利許諾の流れを作成しました。こうすることにより、複雑な、
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    という製品Xの流れと製品Xに関する特許権（この場合には販売権）が一致しました。更に、他の方法特許の権利の流れについても整合性を持たせることができます。
    2）次に、仲介者AとBとの間では、(1)製品Xに関する販売権（仲介者Bが製品Xを最終メーカー乙に販売する権利）の再実施許諾をする、(2)製品Xが最終ユーザー乙に販売され最終製品に加工される際に特許権者は、当該最終ユーザー乙に販売され最終製品に加工される際に、当該最終ユーザー乙に対して、特許権者は方法特許に関する権利主張をしないことを保証する。
    3）更に、仲介者AまたはBと最終ユーザー甲又は乙間では、(1)製品Xの販売条件、(2)AまたはBから製品Xを購入している間、特許権者は、最終ユーザー甲又は乙が製品Xを最終製品の仕上げる際に使用する方法特許については、黙示のライセンスを許諾する（所謂、実施に対して権利主張をしないという消極的ライセンス）。
    上記の 2）および 3）によって、特許権利者が保有している他の方法特許の権利の許諾の流れ（積極的なライセンスではなく、消極的な黙示のライセンス）が明確になったと存じます。いかがでしょうか？

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