契約の必要性について－共同出願取扱契約－

特許を受ける権利の共有者間で締結される契約のうち、出願の申請・出願手続の遂行・取得後の権利の維持保全、実施態様、第三者への許諾に関するものをいい、共同研究（開発）による共有持分の取得や持分の譲渡に付随して締結されるのが通常です。
企業間どうしでは余り問題はおきていませんが、大学（個人の研究者・教授）と企業間でトラブルが生じている場合が多いのです。現在では、各大学では知的財産本部を有し、職務発明に該当するものについては、大学が権利処理をするシステムをとっている大学が多いですが、残念ながら、全ての大学がきちんとした管理体制を整備しているとは言い難い状況であることも事実です。従って、いまだに個人の研究者や教授が企業と共同で研究をした結果の取り扱いで揉めているケースが極めて多いのです。例えば、大学の教授の人柄にもよりますが、当該研究分野では第一人者であると自他ともに認める教授が各企業と共同研究的研究（本人には共同であるとの自覚や認識がない場合が多いようですが、寄付金の交付や研究費の負担を受けている）をした結果、ある企業が先生と自社の研究者を発明者として特許出願をしました。当該先生は各企業と正式な書面の作成（例えば、契約書など）はしていませんでした。また、先生を通じて、各企業の情報の混同（コンタミ）が生じていました。当該出願が公開された後、他の企業から当該出願に対するクレームが先生に対し、更に、大学に対しなされました。こうなってくると、何が何だか分からなくなります。また、ある先生は、製薬企業大手とスクリーニング系で共同研究をしておりましたが、やはり、正式な書面は交わしておりませんでした。先生は共同研究が続いているものと思われていましたが、企業のほうでは、当該スクリーニング系を使用し、目的の化合物を発見し、当該化合物についての物質特許出願をしました。先生は、当該情報を把握した後、当該出願の発明人として自分も加えるべきであると当該企業にクレームをつけました。所謂、発明者の特定でもめているケースです。また、企業と大学が共同で研究した結果、研究成果として発明が生じました。企業では当然共同出願を前提に契約を取り交わす予定でおりましたが、大学側では、寄付金を個人の先生が受領し、研究をした場合には、企業との共同出願はできないと主張したため、当該出願は大学の単独出願とし、大学のルールにのっとり、当該出願は大学と連携しているTLOに権利が譲渡され、更に当該TLOから最終的に企業にわたるという複雑な経路を経なければならなくなりました。これは企業が先生の希望（寄付金にして欲しい）を入れた結果このようなルールに縛られることになりました（最終的には当該企業は共同での出願を断念し、企業の発明者の特許を受ける権利を大学側に譲渡しました）。
皆様に強調したいのは、必ず、相手方と共同で研究をしたりする場合には、やろうとする研究の内容をきちんと決め、誰がなにをやるのか（分担）、費用はどうするのか、出てきた成果の取り扱いはどうするのか、出てきた成果を特許出願する場合にはどうするのか、出てきた成果の所属はどのようにするのか、等を書面（契約や覚書の体裁が一番すっきりしますが、書簡のやり取りでも、明確な事項につき両者が合意していることが伺える内容になっていればそれでもいいですが）で取り交わし、上記各事項を明確に両者で確認しておくことが必要です。
また、大学側のルールもきちんと把握しておく必要もありますね。

さて、共同出願契約のチェックポイントをご説明しましょう。

（1）	共有の場合には必ず各共有者の持分を決めることになります。通常、共有者が各自実施する場合には当該持分は関係ありません。例えば、XとYの共有の場合に、Xが５０％、Yが５０％としてもいいし（大抵の場合には均等が普通です）、Xが６０％、Yが４０％としても構いません。対象発明の完成への貢献度合いを勘案して決めますが、権利者として実施する場合や第三者に実施許諾をする際の力関係を示すものではありません。この持分を決めるのは、第三者に実施許諾をした場合に入ってくる実施料の分配や、権利侵害で第三者から損害賠償金が入った場合の分配の際に当該持分比率が参考になるというものなのです。
（2）	出願人の特定も必要です。通常、研究は研究者(技術者)がしますので、当然、研究成果が発明の場合には発明者としては各研究者(技術者)となりますが、当該発明が職務発明の場合には、平成２７年の特許法改正により、企業、大学等が自己の職務発明規定等で原始取得できる旨の規定を設けていれば、当該企業、大学等が職務発明に係る特許を受ける権利を原始取得することになります。従って、出願人は個人ベースではなく、機関ベースとなります。ただし、大学、企業側で職務発明に係る特許を受ける権利の取得を希望しない場合もあり、その場合には、大学、企業等と個人の研究者の共同出願か、原始取得した企業、大学等の単独出願となるかのどちらかになるということです。
（3）	出願手続きは、共有者のどちらかでやることになりますので、その点も明記しておく必要があるでしょう。相手が大学の場合でも、独立行政法人化以降、大学で手続きをするというケースも現れてきておりますが、できれば、企業側で慣れている特許事務所に出願手続きを依頼するほうが無難といえなくもないのですが。
（4）	出願費用は折半とするのか、どちらかが負担するのかも明確にします、相手が大学の場合、従来は企業が費用をもたされるケースが多かったのですが、最近では国内出願に関しては、企業と費用を折半するという大学も増えてきております。また、条件付（例えば、大学が優先期間等を設けて、企業に独占的な権利（優先交渉期間、優先実施期間等）を与える場合等）で、一定期間、企業が当該費用を負担するケースもあります。
（5）	外国出願をどうするのかは、協議事項となるケースが通常で、大学と企業であっても、企業同士であっても、発明が共有の場合には、契約上は、「本発明について外国出願の要否及びその取り扱いについては、必要が生じた場合には協議する」等と規定しておきます。ただし、現実的には、大学と企業間の外国出願については、大学側では、外国出願の費用（現実的に支援機関からの支援条件が厳しくなった等）は到底捻出できないため、大抵は、外国出願を断念する場合も多く見られます。一方、企業同士の共有の場合には、外国出願は重要な位置づけとなるケースが多いため、国内出願時点で、外国出願についての対応は決めておく必要があります。
（6）	共願における各出願人は自らの実施については相手方の同意を得ることなく自由に実施ができますが、大学が共同出願人である場合には、機能的にみて大学が発明を実施する場面がないため、大学に対して、何らかの補償をする必要があります。これを、通常、不実施補償といいます。一般的には、企業が実施した際には大学側に対して不実施補償料を支払うということですが、昨今では、大学によっては、機会損失（共同出願人である相手方企業への優先実施を認めるため、他の第三者には実施許諾ができない）を補償するために、早めに当該不実施補償料を要求される場合（例えば、契約締結時に一時金）があります。これについても、大学側の主張にも一理あるため、企業としては十分考慮することが必要がいえましょう。ただ、企業側では、不実施補償の代わりに出願費用の全面的負担での清算を希望する場合もあり、又は不実施補償と出願費用の一部負担を組み併せる等で合意する場合もあります。
（7）	契約上には、基本となる国内出願についての取り決めが前提となっていますが、これをベースとする分割出願や外国出願などについての取り扱いも当該契約の中で触れておけば（当該出願もこの契約に準じて取り扱いという趣旨の条項を規定しておく）、いちいち協議して再度契約を締結する必要がなく、また、基本となる契約に準じるわけですから。双方とも安心といえますね。

契約の必要性について －共同出願取扱契約－

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